28/11/2019
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Em agosto de 2019, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”) publicou um conjunto de resoluções que adicionarão novas possibilidades de registro de marcas, em virtude da aderência do Brasil ao Protocolo de Madri.
Dentre estas resoluções, temos a Resolução INPI/PR Nº 245/2019, de 27 de agosto de 2019, através da qual o INPI permitiu e regularizou a anotação de mais de um titular por pedido ou registro de marca. Tal possibilidade estará disponível no sistema do INPI a partir de 9 de março de 2020.
De acordo com a nova regulamentação, os pedidos de registro de cotitularidade serão feitos exclusivamente por meio eletrônico, à exceção de eventuais falhas no sistema que possam causar algum dano relevante à preservação dos direitos marcários, hipótese em que o peticionamento poderá ser presencial.
No formulário eletrônico, os requerentes ou titulares das marcas deverão declarar que exercem a efetiva atividade lícita relativa aos serviços ou produtos reivindicados, seja de forma direta ou por meio de empresas que controlem direta ou indiretamente, conforme descrito em requerimento de registro.
Tratando-se de marca de certificação, nenhum dos seus titulares poderá ter algum tipo de interesse comercial ou industrial direto sobre a finalidade a ela relacionada. Já para os casos de marcas coletivas, não será permitida a cotitularidade, de acordo com a norma prevista no art. 6º da Resolução.
As marcas que possuírem cotitularidade serão publicadas no INPI com o nome de todos os seus respectivos titulares (ou requerentes), os quais serão devidamente listados no campo “Titulares”.
Outro aspecto importante descrito pela Resolução trata da aplicabilidade da prioridade Unionista ao pedido de registro de marcas realizados no Brasil. Nesse sentido, a norma prevê que será assegurado o direito de prioridade ao registro da marca a ser realizado internamente quando o referido pedido for depositado exatamente pelos mesmos titulares que solicitaram anteriormente o pedido de registro da marca no exterior.
Excepcionalmente, a norma permite que seja apresentado ao órgão um documento que disponha sobre a cessão de direitos de prioridade no registro da referida marca, caso o(s) titular(es), no Brasil, sejam diversos dos titulares originais no exterior.
As práticas de atos em relação à marca deverão ser exercidas de forma conjunta pelos cotitulares, de acordo com o art. 16 da Resolução, em conjunto com a legislação vigente prevista na Lei nº 9.279/96 (“Lei de Propriedade Industrial”). Contudo, com o objetivo de assegurar direitos e garantias sobre a propriedade intelectual de tais titulares, é permitido que apenas um dos titulares apresente certos recursos e requerimentos perante o INPI, tais como oposição, pedido de nulidade administrativa ou requerimento de caducidade, especialmente no que tange à marcas já existentes e devidamente registradas no exterior, devendo ambos os cotitulares, posteriormente, apresentarem os competentes pedidos de registro em conjunto, na linha do Parágrafo único do art. 9º da Resolução.
As disposições trazidas pela Resolução INPI/PR Nº 245/2019 acerca do regime de cotitularidade de marcas atendem mais uma necessidade de inúmeros entes e organizações, que em diversos países têm formado conglomerados e joint ventures para aprimorarem seus meios de produção, áreas de atuação e práticas empresariais, de maneira a garantir uma melhor eficiência em mercados cada vez mais competitivos. Ao regular tais disposições, o INPI dá mais um relevante passo na modernização de seus procedimentos.